특허권의 국제소진에 대한 비교법적 고찰

필자가 전남대학교 법학전문대학원 교수로 재직시 발표한 논문이다.
  -  전남대학교 법학연구소, 法學論叢 (第37卷 第4號) 2017年 11月호-

[논문 요약]
  특허권의 소진이란 " 특허를 받은 제품에 대한 특허권자의 권리는 특허를 받은 제품을 판매하거나,
판매할 권한을 부여함으로 소멸된다."는 원칙이다.  다시 말해 권리소진은  적법한 특허권자 또는 실시권자가 특허발명에
 해당하는 제품을 생산하여 판매한 이상, 중간 판매상 또는 소비자가 해당 제품을 판매 및 사용하는 행위는 특허발명의
실시에는 해당되지만 특허권이 소진되어 특허권자는 더 이상의 권리를 주장할 수 없다는 이론이다.

 미국 연방대법원이 2017년 5월 30일에 선고한 Lexmark 판결(Impression Products  Inc. v. Lexmark International Inc.
 이하 ‘대상판결’ 이라 한다)에서 특허제품의 적법한  판매시점에 그 제품에 관련된 미국 특허권은 모두 소진되며, 이는 해외에서
판매된 제품에도 마찬가지로 적용된다고 판시하였다. 대상판결은 "특허권의 국제소진"을  인정한 판례로 그 의의가 있다. 

  대상판결은 특허권 침해성립 여부를 판단함에 있어서 권리소진을 채용하여 판단하였다. 권리소진의 적용범위에 대하여 국내소진뿐만 아니라 국제소진을 인정하였다. 권리소진의 문제는 WTO 자유무역화와 경제의 세계화와 관련이 깊다. 많은 기업들이 초기에는 자국의 시장만을 지향해서는 살아가기가 힘들기 때문에, 자국에서 제조된 제품을 외국으로 수출하려고 하지만, 나중에는 외국기업과 라이선스계약을 체결하고 외국
기업과 공동으로 사업을 경영하는 합작기업을 설립하거나 혹은 생산 거점을 외국으로 이전하기도 한다.
  향후 우리나라와 독일, 중국, 일본 등 다른 나라에서도 대상판결과 같은 법리가 채택된다면 진정상품 병행수입과 재제조의 시장은
물론 국제무역과 수출시장 전반에 걸쳐 커다란 변화가 예상된다.

  [최근 미국 연방순회항소법원 2022년 4월 6일 선고 : 최초 판매 원칙을 기초로 상표권 침해 판단 사건 NO 21-3556]

1. 판결내용
  항소법원은 완제품 판매자가 등록상표 부착 제픔이 완제픔에 통합된 방법을 적절하게 공개한 상표가 새로운 최종 제품에
통합된 구성요소를 참조하는데 사용하는 경우에도 최초 판매 원칙이 적용된다고 판시하였다.
  연방대법원은  Prestonettes 사건에서  정품 재판매를 초과하는 행위에도 최초 판매 원칙을 적용하였다.

2. 시사점
  대상판결은 최초 판매 원칙과 상표권 침해 판단에서, 완제품이 상표 부착 제픔으로 포함한 경우,
 상표 부착 제품에 대해 최초 판매 원칙 적용의 판단 기준을 제시한 점에서 의미가 있다.
  [출처: 대한변리사회, 특허와 상표. 2023년 1월 20일 제1038호, 7면: 황용규 변리사]