특허무효에기한기지급실시료의반환에관한연구

대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결
 특허가 무효가 된 경우 특허발명 실시계약에 따른 미지급 실시료의 지급의무

1. 사실관계(원심의 사실인정)
  원고와 피고는 2011. 6.경 구두로 “원고는 피고에게 이 사건 발명에 관한 통상실시권을 허락하고, 피고는 원고에게 실시료로
월 650만 원을 지급한다.”는 이 사건 약정을 하였고, 피고는 약 3년간 매월 650만 원을 원고에게 지급하여 왔다.
그런데 피고는 2014. 3. 1.부터 실시료 지급을 지체하여 원고는 2014. 5. 21. 이 사건 약정을 해지하였다.

2. 원고의 청구 및 원심의 판단 
원고는 2014. 6.경 피고에게 특허권 침해를 원인으로 한 금지 청구와 손해배상을 구하는 소를 제기하였다.
그러나 피고가 특허침해 소송에 대응하여 제기한 특허 무효 청구 사건에서 원고의 이 사건 특허가 무효라고 최종적으로 판단되자,
원고는 피고와의 실시권 약정을 주장하며 피고가 미지급한 특허실시료를 달라고 청구원인을 변경하였다.
이에 대해 고등법원 원심(2심)은 원고의 실시료 청구를 인정하고 피고에게 실시료를 지급하라고 판결하였다.

3. 대법원의 판단
  이에 대해 대법원 다음과 같이 설시하며, 원고에게 실시료를 지급하라고 판결한 원심의 판단이 정당하다고 보았다.
    "특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을
 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적·배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다.
이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고
그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고,
 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.
  따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나
그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안
 실시료의 지급을 청구할 수 있다."

      대법원 2018다287362 판결은 김원준 교수 논문의 대상판결의 취지를 뒤집은 판결입니다.

          2021. 3. 17.    김원준 교수